Nennung von Marken zum Weiterverkauf von Markenprodukten
Ferner ist es zulässig, die Marke für Zwecke und im Rahmen des Weiterverkaufs einschließlich der Werbung zu nennen. Vorausgesetzt, dass die beworbene Ware vom Markenhersteller bzw. mit dessen Zustimmung in der EU in den Verkehr gebracht wurde. Handelt es sich also um Plagiate oder um Ware, die nicht für den Vertrieb in der EU hergestellt bzw. vorgesehen war, ist eine Nennung der Marke in Angeboten, Verkaufsprospekten, auf Marktplätzen wie eBay und Amazon und in der Werbung unzulässig“ (vgl. ra-himburg-berlin.de/markenrecht/faq). – Abmahnung Markenrecht
Ein leerreiches Beispiel für die erfolgreiche Einwendung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG hatte das OLG Koblenz zu entscheiden:
OLG- Urteil vom 20.12.2012, Az.: 6 W 615/12 -STUBBI
„Das OLG Koblenz gelangte jedoch nach Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem gleichen Schluss wie das erstinstanzliche Gericht und wies die Beschwerde der Klägerin zurück.
Nach Ansicht der Richter steht dem Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2, Abs. 5 MarkenG die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.
Bei der Frage der beschreibenden Bedeutung des Begriffs „Stubbi“ müsse auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreisen und damit auf das Verständnis eines Durchschnittskunden im Großraum von Koblenz abgestellt werden.
“Ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Region Koblenz versteht den Begriff – ohne Zuordnung zu bestimmten Brauereien – herkömmlich als umgangssprachliche Bezeichnung für die charakteristische, gedrungene 0,33 Liter-Flaschenform, in der Biergetränke abgefüllt werden.”
Für die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG lässt das Gericht es also genügen, dass der Begriff „Stubbi“-Flasche von einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als ein rein beschreibender Begriff verstanden wird.
“Der Senat ist für die Beurteilung der Verkehrsauffassung aus der Sicht des “Durchschnittsverbrauchers” sachkundig, weil seine Mitglieder als Konsumenten von Bier und Biermischgetränken, die seit vielen Jahren im Großraum Koblenz wohnen, zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Nach dem Kenntnisstand des Senats, den er zur Glaubhaftmachung des Verkehrsverständnisses als hinreichend ansieht, wird der Begriff “Stubbi” in weiten Teilen der Bevölkerung im Großraum Koblenz, soweit sie Bier konsumiert, seit Jahrzehnten als Inbegriff für die charakteristische Flaschenform verstanden, nicht dagegen als Hinweis auf die Herkunft des darin abgefüllten Biers. Die Bezeichnung “Stubbi” war in der Bevölkerung schon seit vielen Jahren geläufig, bevor die Klägerin ihn im Jahr 2001 markenmäßig in der Schreibweise von Großbuchstaben für sich hat schützen lassen.”
Im Übrigen verstößt die beschreibende Benutzung der Marke auch nicht im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG gegen die guten Sitten. Dies wäre dann der Fall, wenn eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände des Einzelfalles ergäbe, dass die Beklagte durch die Markenbenutzung den berechtigten Interessen der Klägerin als Markeninhaberin in unlauterer Weise zuwiderhandelt. Davon könne hier, vor allem mit Hinblick auf die umgangssprachliche Verbreitung des Begriffs in der maßgeblichen Region, jedoch nicht ausgegangen werden.
“Insbesondere erfüllt das Verhalten der Beklagten zu 1) keines der Merkmale, die in der Rechtsprechung als Fälle unlauteren Verhaltens anerkannt sind. Die Beklagte zu 1) hat nicht den Eindruck erweckt, sie habe eine Handelsbeziehung zur Klägerin als Markeninhaberin. In ihrer Werbung findet sich kein Hinweis auf die Klägerin. Die Beklagte zu 1) hat auch nicht die Unterscheidungskraft beziehungsweise Wertschätzung der Marke der Klägerin ausgenutzt, die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht oder sie als Imitation dargestellt. Vielmehr hat die Beklagte zu 1) den Begriff “Stubbi” lediglich zur Beschreibung der Flaschenform verwendet. Eine über diese bloße Beschreibung hinausgehende Markenbenutzung hat die Beklagte zu 1) sich nicht angemaßt. Insbesondere hat sie nicht ihr Biermischgetränk selbst als “Stubbi” bezeichnet oder die von der Klägerin markenrechtlich geschützte Schreibweise in Großbuchstaben verwendet.”
Die lediglich beschreibende, ohne den guten Ruf der Marke der Klägerin angreifende Markenbenutzung sei daher von der Klägerin nach § 23. Nr. 2 MarkenG hinzunehmen. Dies gelte auch für etwaige wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche, da es sich bei der Schutzschranke des § 23 MarkenG um eine abschließende markenrechtliche Regelung handele, die durch den lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutz des UWG nicht umgangen werden dürfe“ (vgl. IT-Recht, RA Felix Barth und Yanina Bloch, Artikel v. 29.04.2013)
